Protéger un concept en franchise

SOMMAIRE

• I/ Pourquoi protéger votre concept et quand vous y prendre ?
• II/ Sur quoi votre protection doit-elle porter ?
• III/ Rappels généraux sur la protection du franchiseur
• IV/ Le droit et la protection de la marque
• V/ Le droit des dessins et modèles
• VI/ Le droit d’auteur
• VII/ Les protections contractuelles souhaitables
• VIII/ 10 règles à retenir avant d’agir avec vos experts
• Conclusion

Sous l’empire de la transformation digitale, les franchiseurs dématérialisent certains échanges et prestations contractuelles dues à leurs franchisés. Une tendance qui, avec l’intégration progressive de l’Intelligence artificielle, s’accélérera dans les années à venir. Ces automatisations vont intensifier les flux des transactions, et faire peser davantage de risques sur les fondamentaux du réseau, à commencer par les composantes de sa Propriété Intellectuelle (PI).

Les enseignes sont tenues de se protéger de l’extérieur (concurrents déclarés ou putatifs) mais également de leurs franchisés en exercice. Car ces derniers n’hésiteront plus à engager leur responsabilité en cas de manquement sur ce fondement, en raison des redevances versées.

Dès lors qu’un entrepreneur souhaite entamer la duplication de son concept, il doit avoir certains réflexes et entamer différentes démarches afin de protéger sa PI.

Cette page passe en revue tout ce qu’il faut savoir avant de vous lancer, et permettra aussi de challenger le niveau de vos pratiques.

Bonne lecture,

Laurent Delafontaine.

“Depuis nos débuts, nous accompagnons le détenteur d’un concept prometteur à développer sa franchise.”

I/ Pourquoi protéger votre concept et quand vous y prendre ?

Les raisons de protéger son concept ne manquent jamais pour un franchiseur

Organiser sa protection avant de lancer son développement en franchise est primordial, car :

• La jouissance pleine et paisible de la marque est l’une des causes essentielles au contrat de franchise ;
• Lorsqu’on a pris soin de développer sa marque, une enseigne et un savoir-faire différenciant, ils acquièrent une valeur considérable avec le temps ;
• Le savoir-faire doit conserver un caractère différenciant et ne saurait se banaliser.

Effectuer de simples recherches sur le site de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) ou de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ne suffit pas. L’entrepreneur doit opérer des démarches complètes par l’intermédiaire d’un conseil en propriété intellectuelle (CPI) ou d’un avocat spécialisé.

Bien protéger sa PI, c’est s’y prendre le plus tôt possible !

Les dépôts ayant été probablement sommaires lorsqu’il n’était encore qu’un simple (multi)exploitant, le futur franchiseur doit s’organiser dès qu’il a l’intention claire de se développer en franchise. Lorsqu’on exploite seul, on est seul responsable mais avec la perspective d’un réseau, les risques augmentent à mesure des nouveaux partenaires recrutés et embarqués.

Un consultant en franchise reconnu vous expliquera tout le process dès le départ, pour faciliter vos démarches avec votre CPI. Les éléments relatifs à la protection devront être complets pour l‘élaboration du contrat de franchise et du Document d’Information Précontractuelle (DIP), préalablement à la commercialisation de votre concept.

Le franchiseur doit mettre à disposition « sa » marque au franchisé

S’il est titulaire en propriété ou jouissance des droits sur la marque, cela va de soi. A défaut, il doit s’en procurer l’usage légitime auprès de son propriétaire, et conclure un contrat de cession ou de licence de marque. C’est ce qui lui permet lui-même de concéder à ses franchisés des prérogatives sur la marque d’exploitation du concept, pour autant qu’elle comporte une clause lui en autorisant la sous-concession aux franchisés.

Une cession de marque peut être totale ou partielle, mais toujours dans les limites (classes, libellés, territoires) prévues à son acte d’enregistrement à l’INPI. Le franchiseur devra également rédiger l’acte de cession de marque, l’écrit étant une condition de validité de la cession.

Enfin, le contrat de licence de marque définira précisément l’objet, la durée et les droits concédés pour caractériser une contrefaçon du franchisé, s’il venait à outrepasser l’autorisation ainsi accordée.

II/ Sur quoi votre protection doit-elle porter ?

Au titre de la PI, la difficulté tient au fait qu’un concept commercial n’est pas protégeable en soi et globalement. Au-delà de simplement enregistrer sa marque auprès des autorités, l’entrepreneur doit protéger chaque élément qui le compose et le différencie de la concurrence.

Par conséquent, le simple enregistrement d’une marque à l’INPI  ne suffit pas pour protéger efficacement un concept, surtout dans des secteurs où les aspects architecturaux ou d’aménagement conditionnent fortement l’expérience client.

Les composantes du concept commercial

Le concept du franchiseur compte différents marqueurs :

• La marque et ses signes distinctifs (enseigne, logo et représentations graphiques, slogan, nom de domaine, charte graphique) ;
• Le concept architectural (modes d’agencement, mobilier…) ;
• Les supports de communication (site internet) et le matériau promotionnel du réseau ;
• Les référentiels (manuel opératoire, charte architecturale, d’aménagement…) ;
• Les bases de données ;
• Les logiciels et algorithmes développés pour l’exploitation du réseau ;
• Les œuvres de l’esprit dont les inventions brevetables.

Les personnes physiques ou morales contribuant au concept commercial

Il en existe trois sortes :

• Les associés fondateurs du concept ;
• Les salariés du franchiseur ;
• Les prestataires extérieurs : architecte, graphiste, agence de communication, entreprise de services numériques, consultant, développeur informatique, etc.

L’existence des droits attachés à ces différents éléments :

Ils doivent être dûment vérifiés pour chaque élément concerné, et nécessitent de se faire communiquer l’ensemble des documents relatifs à leur création.

Une fois ces sources réunies, il faut vérifier la protection à laquelle chaque élément est éligible : au titre d’une marque, d’un dessin et modèle, d’un brevet, d’un droit d’auteur ou encore d’un droit voisin (pour le créateur d’une base de données).

Besoin de faire le point sur les différentes composantes de votre concept ? Demandez-nous un audit !

III/ Rappels généraux sur la protection du franchiseur

À ce stade, le franchiseur est réputé titulaire des éléments concernés et il n’a aucune action particulière à entreprendre. À défaut ou alors s’ils ne font l’objet d’aucune protection, il doit néanmoins organiser l’acquisition puis la protection de ses droits en tant que franchiseur. Distinguons plusieurs situations.

A/ L’acquisition de droits détenus par des tiers extérieurs

Si un tiers détient des droits de propriété industrielle / intellectuelle sur des composantes du concept, le franchiseur doit les acquérir ou se faire consentir un droit de jouissance si possible exclusif, pour préserver le caractère distinctif du concept.

La cession est généralement préférable pour assurer la sécurité du monopole d’exploitation dont jouit le titulaire. Le franchiseur peut ainsi se faire céder la marque sous laquelle est exploitée son enseigne ou les droits d’auteurs sur les éléments clés de son concept (logo, slogan, site internet, charte graphique, architecturale, logiciel, etc).

Notons qu’en matière de marque, la publication des cessions et licences de marque aux registres tenus par l’INPI garantit une opposabilité aux tiers des droits de PI acquis par le franchiseur.

B/ Le sort des droits détenus par des salariés

Quand certains ingrédients du concept ont été spécifiquement créés par un salarié (et non dans le cadre d’une œuvre collective sous la direction de l’employeur), il en est réputé le titulaire. Et la subordination hiérarchique inhérente à son contrat de travail n’y change rien.

En outre, la cession globale des œuvres futures étant interdite, une simple mention dans le contrat de travail du salarié ne suffit à emporter cession des prérogatives obtenus dans le cadre de son activité. Une convention spécifique doit être signée entre les parties pour chaque élément, sauf les logiciels dont – sauf stipulations conventionnelles contraires – les droits appartiennent à l’employeur.

C/ La protection par le franchiseur de droits non détenus par des tiers

Le franchiseur dispose de divers outils du droit de la PI / industrielle pour protéger des actifs qui ne sont pas détenus par des tiers, sous réserve que les éléments auxquels ils sont attachés soient éligibles à la protection sollicitée.

Voyons les différents cas de protection pour (i) la marque, (ii) les dessins et modèles et (iii) le droit d’auteur.

IV/ Le droit et la protection de la marque

Avant l’enregistrement proprement dit de la marque

• Définir les classes et libellés des éléments du concept, et à protéger ;
• Identifier le territoire de protection souhaité (France, UE, pays tiers) ;
• Mener une recherche d’antériorité, à savoir une analyse des marques, dénominations sociales, enseignes, noms commerciaux ou noms de domaines antérieurs à la marque qu’il envisage de déposer et avec lesquels un risque de confusion pourrait exister ;
• Réserver le nom de domaine sur Internet.

Attention : Le franchiseur doit anticiper le délai nécessaire à l’enregistrement de sa marque, sachant qu’il pourrait lui être refusé pour défaut de validité (illégalité, manque de distinctivité ou existence de droits antérieurs sur une marque similaire).

La procédure de dépôt de marque

L’enregistrement vaut pour une période de dix ans, renouvelable. Le process étant aussi stratégique que technique, Axe Réseaux conseille en particulier à tous les jeunes réseaux qu’il accompagne de mandater un CPI, pour en superviser et réaliser les différentes étapes :

• Choix de l’intitulé de la marque : Même si vous exploitez plusieurs points de vente auprès d’une large clientèle et sans dépôt (un cas courant…) assurez-vous que la marque usitée n’est pas descriptive de l’activité proposée. Si c’était le cas, elle ne serait pas protégeable et ne pourrait permettre à son titulaire de disposer d’un monopole d’exploitation. Pour être valable, une marque ne doit pas tromper le consommateur, reprendre de mots ou symboles interdits, ou contrevenir à l’ordre public. Ensuite, elle ne doit pas porter atteinte à des marques, dénominations sociales ou noms de domaine antérieurement protégés ;
• Recherche d’antériorité : Vérifiez la disponibilité du signe envisagé en tant que marque commerciale ;
• Choix des classes : Déposez assez « largement » pour anticiper les futures extensions en produits / services de l’usage de votre marque ;
• Définition du libellé des classes exactes : Les seuls intitulés de classes d’activité ne suffisent généralement pas. Vous devez avoir en tête tous les cas d’usage de la marque et de ses produits dérivés, tout au long du parcours client : enseigne, composantes de décor, mobilier, etc ;
• Choix du format du dépôt : Au-delà du format courant (verbale), déterminez si vous déposez la marque en figuratif ou semi-figuratif (incluant la marque commerciale et le logo associé). Elle peut être également de couleur, sonore, de forme, de position, multimédia, de mouvement… ;
• Périmètre géographique : Identifiez les zones correspondant aux objectifs de développement de vos activités (France, UE, pays tiers) ;
• Surveillance de la marque : Donnez-vous les moyens de savoir si des tiers intentent des actions frauduleuses à son encontre, et recevez des alertes en pareil cas pour préparer des actions défensives.

Bon à savoir : Un CPI vous aidera à entamer les démarches pour récupérer la pleine titularité de votre logo lorsque son créateur externe (par exemple un graphiste) ne vous en a pas cédé les droits.

Besoin d’un avis objectif sur le niveau de protection de vos marques ? Parlons-en sans plus attendre !

V/ Le droit des dessins et modèles

Les précautions particulières à observer au-delà du dépôt à l’INPI

L’enregistrement de dessins et modèles est un acte déclaratif, qui crée une présomption simple de propriété pour le déposant. Vous devez également veiller à ce que ces composantes :

• Portent sur une création ornementale. Ils désigneront par exemple des produits (mobilier, appareils électroménagers…) ou des éléments de présentation (créations culinaires, couverts, présentoirs, accessoires…) ;
• Constituent une nouveauté et revêtir un caractère propre : vous ne pourrez pas les protéger si leurs caractéristiques s’imposent exclusivement par l’utilité et la fonction qu’ils poursuivent. Et la nouveauté s’apprécie dans son ensemble, indépendamment de ses ingrédients ;
• Se différencient par des détails visibles ou la « protection de l’apparence ».

Cette protection est d’une durée de cinq ans et peut être renouvelée quatre fois.

VI/ Le droit d’auteur

Les caractéristiques relevant du droit d’auteur

Ce droit naît de la création d’une œuvre originale de l’esprit (charte, logos, photos, musiques d’ambiance…). Son champ d’application est large et de nombreuses composantes du concept commercial du franchiseur sont éligibles à sa protection, sous condition d’originalité.

• Contrairement aux deux autres typologies de prérogatives (marque, dessins & modèles), aucune démarche spécifique n’est nécessaire pour acquérir des droits d’auteur dès lors que le créateur « d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. ». Il jouit de droits sur son œuvre du fait de sa création, à compter du jour où il la réalise ;
• Si le droit d’auteur s’acquiert sans dépôt ni enregistrement, le franchiseur doit cependant disposer d’éléments probatoires, à commencer par la date de création ou d’acquisition des droits attachés ;
• On lui conseille également de déposer l’ensemble des supports et/ou descriptions de l’œuvre via une enveloppe dite Soleau auprès de l’INPI, qui conservera l’enveloppe durant une période de cinq ans, renouvelable une fois. La restitution de l’enveloppe peut être demandée à tout moment ;

Bon à savoir : Si vous souhaitez que la validité de cette preuve ne souffre aucune restriction dans le temps, vous pouvez déposer une déclaration d’antériorité décrivant l’ensemble des œuvres et précisant les dates de leur création auprès d’un huissier de justice.

VII/ Les protections contractuelles souhaitables

Être titulaire des prérogatives attachées aux éléments du concept ne fait pas tout. Le franchiseur doit ensuite en organiser la protection au sein du contrat de franchise, contre d’éventuelles atteintes par les franchisés de l’enseigne tout, comme les anciens. C’est pourquoi le contrat complète la protection du franchiseur par deux jeux de clauses.

A/ Les clauses encadrant la PI en cours de vie contractuelle

L’avocat spécialisé en franchise invitera la tête de réseau à :

• Rendre opposable son concept et ses “marqueurs d’identité” par une clause les décrivant précisément ;  
• Définir les droits de référence du franchiseur sur le terrain de la PI, et y stipuler une obligation de respect par le franchisé ;
• Encadrer l’usage de la marque dans une série limitative de cas (en tant que marque enseigne, dans le cadre de l’exploitation seule, en défense lors d’actions en contrefaçon aux seules mains du franchiseur, pour l’usage sur internet et les réseaux sociaux, etc.) ;
• Conditionner l’usage des composantes du concept au respect de la charte graphique, aux éléments d’identité visuelle, à la mise en œuvre de la charte architecturale et aux contrôles périodiques menés par l’animateur réseau.

B/ Les clauses de protection post-contractuelles du franchiseur

Un second jeu de clauses protège le franchiseur après la cessation des effets du contrat :

• Une clause générale enjoignant le franchisé de cesser l’utilisation du concept ;
• Une clause détaillant les éléments d’identité du concept devant être modifiés ou supprimés pour prévenir le risque d’assimilation du point de vente sorti du réseau, avec le concept du franchiseur ;
• Une clause détaillant les aspects non visuels de l’offre commerciale, mais pouvant servir à identifier cette dernière (produit ou méthode spécifique), et ne devant plus être utilisés ;
• Enfin, une clause déterminative du préjudice en cas de violation de ces obligations. Afin d’être dissuasive, elle peut prévoir une astreinte et s’assortir d’une clause de non-concurrence, ou encore de non-confidentialité.

Faute de telles stipulations et en cas de violation de ses titres de propriété par d’actuels ou anciens partenaires, le franchiseur devra agir sur (i) le fondement de ses prérogatives (au risque d’en voir la validité contestée par la défense à cette occasion) et/ou sur (ii) un fondement délictuel comme la concurrence déloyale, le parasitisme.

Pour ces derniers cas, il devra prouver un risque de condition entre les signes utilisés, puis classiquement l’existence d’un préjudice et d’un lien causalité (chose pas toujours aisée). Voilà pourquoi ces clauses doivent être prévues.

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VIII/ 10 règles à retenir avant d’agir avec vos experts

Avertissement : Axe Réseaux n’exerce pas la profession de conseil juridique. Les rappels qui suivent ont pour seule vocation de vous aider à mieux travailler avec des experts habilités, comme l’avocat spécialisé ou le CPI.

Avant de vous lancer, gardez en tête les règles qui suivent : elles vous permettront de mieux présenter votre problématique à vos conseils.

Conclusion

Vous avec besoin de conseils en sur toute question relevant de la propriété intellectuelle, particulièrement si vous êtes un jeune réseau de franchise ? Demandez un RDV

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